文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司保定分部 宋珊

　　2024 年底，澳大利亞聯(lián)邦法院對備受矚目的美國著名歌手 “Katy Perry”（藝名，下稱 “Katy”）與澳大利亞服裝設計師 “Katie Taylor”（下稱 “設計師”）的商標侵權糾紛作出判決。

　　案情簡介

　　Katy 在美國注冊了第25類“Katy Perry”商標，并委托第三方運營全球在線商店，全球歌迷（包括澳大利亞歌迷）可通過該網(wǎng)站購買“Katy Perry”牌服裝、鞋等商品。此外，Katy 在全球巡回演唱會澳大利亞站期間，還在當?shù)亻_設臨時商店，售賣“Katy Perry”牌服裝等。

　　然而，Katy 在澳大利亞并未注冊第25 類 “Katy Perry” 商標。澳大利亞設計師 Katie Taylor于2008年9月29日向澳大利亞官方申請注冊第25類第1264761號 “Katie Perry” 商標時，Katy 曾委托澳大利亞代理律師與該設計師溝通并發(fā)送律師函，要求其撤回商標申請。但因遵循代理律師指引，Katy 未能采取有效措施徹底反對設計師申請的 “Katie Perry” 商標的注冊，設計師成功獲得澳大利亞第25類“Katie Perry”商標注冊權，注冊范圍為“服裝”。

　　雙方經(jīng)過長期和談，設計師不同意 Katy提出的商標共存提議，隨后將 Katy及其關聯(lián)公司告上法庭，理由是 Katy 在澳大利亞，包括通過國際網(wǎng)站向澳大利亞消費者銷售和使用 “Katy Perry” 標識的行為，侵犯了其已注冊的澳大利亞第25類第1264761號 “Katie Perry” 商標權。

　　最終，原告設計師的侵權訴訟被駁回。法官認定，歌手Katy早在設計師申請商標前，就已將“Katy Perry”作為商標使用，且享有一定聲譽，因此設計師已注冊的第1264761號 25 類“Katie Perry”商標不應被獲準注冊，并判決予以撤銷。

　　重要提要

　　本案判決中關于第25類“服裝”與第25類“鞋，帽”等商品不構成類似的說明值得重點關注。以往澳大利亞商標近似審查實踐中，第25類的“服裝”商品與“鞋，帽”等商品被視為關聯(lián)商品，構成類似。

　　假設某注冊人第25類商標僅布局“服裝”商品，對于在后申請的、與其標識近似且僅申請“鞋，帽”商品的第25類商標，在商標局階段，可依據(jù)混淆誤認條款（S44）成功提出反對。

　　但在此次判決中，初審法官和聯(lián)邦法官一致認為“服裝”與“鞋，帽”并非類似商品。初審法官指出，“服裝”一詞在《牛津英語詞典》中的定義為“為人而穿的；穿著的服裝；衣服、服飾、服飾”，與澳大利亞權威詞典《麥考瑞詞典》中的定義大致相同。并且依據(jù)《商標注冊用商品與服務國際分類尼斯協(xié)定》，審查員認為服裝與鞋類、帽是相互區(qū)分的。

　　其主要依據(jù)是，第25類商品的大標題項是“服裝，鞋，帽”，設計師將其第1264761號“Katie Perry”商標僅指定“服裝”這一項商品，這表明她已將鞋、帽排除在注冊商品范圍之外，所以不應認定“服裝”與“鞋，帽”構成類似商品。

　　聯(lián)邦法官支持初審法官觀點，他認為商標注冊簿應作為商標的準確記錄，履行表明其擬應用商品貿易來源的法定職能，注冊簿界定了注冊商標的法定壟斷范圍，對其解釋應采用不會造成誤解的方式。

　　在本案中，“服裝”至少有一個普通含義是覆蓋身體各部位（而非頭或腳）的衣服。任何出現(xiàn)的歧義都不會以有利于商標所有者的方式解決。設計師選擇不將“鞋，帽”作為其商標保護的商品，就沒有理由對“服裝”一詞進行更廣泛解釋，以擴大其原注冊商品的保護范圍。

　　聯(lián)邦法官還認為，即使商標法第120(2)條指出，可通過“類似商品”來擴大商標注冊原本的注冊范圍，以達到認定對方構成侵權的目的，但這一條款的適用，應是避免在侵權案件中，因對某一類別內選擇商品的狹隘解釋而產(chǎn)生不公平現(xiàn)象。

　　律師點評

　　依據(jù)該判決，我們在為申請人就澳大利亞第25類指定商品提供建議時，即便擬申請商標僅使用在服裝或者鞋單一種類上，也應盡可能覆蓋“服裝，鞋，帽”三種商品，以盡量擴大保護范圍。

　　在消費者的普遍認知和行業(yè)習慣中，制造商常使用同一品牌同時生產(chǎn)服裝和鞋類產(chǎn)品的情況并非罕見，因此一般消費者看到由不同主體使用相同或近似商標分別售服裝和鞋時，難以避免產(chǎn)生混淆誤認。

　　但是，澳大利亞法院階段已然認定，服裝和鞋類用途不同，由不同材料制成，通過不同制造工藝生產(chǎn)，且往往在不同商店或大型商店（如百貨公司）的不同區(qū)域或部門出售，不應視作類似商品。

　　因此，在澳大利亞商標局階段，“服裝”、“鞋”、“帽”很可能仍認定為類似商品，但在侵權訴訟階段，單一指定將難以有效維護自身權益。