文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張靜

　　摘 要：摘 要：限制性要求（Restriction Requirement）基于35 U.S.C.§121和37 CFR § 1.142，如果在一份專利申請(qǐng)中請(qǐng)求保護(hù)兩項(xiàng)或多項(xiàng)獨(dú)立且不同的發(fā)明，審查員會(huì)在OA中要求申請(qǐng)人在答復(fù)中選出一項(xiàng)發(fā)明。限制性要求與單一性的不同之處在于限制性要求更側(cè)重于減輕審查員的檢索和審查負(fù)擔(dān)。在中國(guó)或歐洲申請(qǐng)中沒(méi)有單一性問(wèn)題的權(quán)利要求，可能會(huì)在美國(guó)遭遇限制性要求的OA。美國(guó)審查員在限制性要求上被賦予了廣泛的自由裁量權(quán)，盡管申請(qǐng)人可以在做出選擇的同時(shí)反對(duì)該RR意見(jiàn)，但審查員通常會(huì)在下次OA中堅(jiān)持該RR意見(jiàn)。

　　在美國(guó)專利審查過(guò)程中，當(dāng)審查員認(rèn)為一件專利申請(qǐng)中包含兩個(gè)或更多獨(dú)立且不同的發(fā)明時(shí)，可能會(huì)提出“限制性要求”（Restriction Requirement，簡(jiǎn)稱RR）的審查意見(jiàn)。這一要求旨在減輕審查員的檢索和審查負(fù)擔(dān)，確保審查過(guò)程的效率和質(zhì)量。

　　一、限制性要求的法律依據(jù)

　　37 CFR § 1.142 - Requirement for restriction.

　　(a) If two or more independent and distinct inventions are claimed in a single application, the examiner in an Office action will require the applicant in the reply to that action to elect an invention to which the claims will be restricted, this official action being called a requirement for restriction (also known as a requirement for division). Such requirement will normally be made before any action on the merits; however, it may be made at any time before final action.

　　(b) Claims to the invention or inventions not elected, if not canceled, are nevertheless withdrawn from further consideration by the examiner by the election, subject however to reinstatement in the event the requirement for restriction is withdrawn or overruled.

　　限制性要求基于35 U.S.C. § 121和37 CFR § 1.142的規(guī)定，如果在一份專利申請(qǐng)中請(qǐng)求保護(hù)兩項(xiàng)或多項(xiàng)獨(dú)立且不同的發(fā)明，審查員會(huì)在Office action（OA）中要求申請(qǐng)人在答復(fù)中選出一項(xiàng)發(fā)明以進(jìn)行審查，這一OA被稱為限制性要求。此類限制性要求通常在實(shí)質(zhì)審查之前提出，也可以在最終OA之前的任何時(shí)間提出。未被選中的一項(xiàng)或多項(xiàng)發(fā)明的權(quán)利要求，如果沒(méi)有被取消（canceled），則會(huì)從審查員的進(jìn)一步考慮中被撤回（withdrawn）。

　　二、限制性要求與單一性

　　限制性要求可以分為兩類：

　　（一）發(fā)明的限制性要求：當(dāng)審查員認(rèn)為一件申請(qǐng)中包含多組（Groups）發(fā)明時(shí)，可以要求申請(qǐng)人在獨(dú)立權(quán)利要求之間進(jìn)行選擇，例如，產(chǎn)品及其制造方法、整體設(shè)備及其子組件等；

　　（二）子類的限制性要求：如果某一組發(fā)明中還包括多個(gè)子類（Species）時(shí)，審查員可以要求申請(qǐng)人在多個(gè)互相獨(dú)立或互相可區(qū)分的子類中選擇其中一個(gè)，例如，一個(gè)上位權(quán)利要求下的多個(gè)不同結(jié)構(gòu)的電動(dòng)閥的從屬權(quán)利要求。

　　雖然限制性要求在目的上與單一性要求相似，都是為了減輕審查員的負(fù)擔(dān)，但它們?cè)诰唧w實(shí)踐中有所不同。單一性側(cè)重于確保申請(qǐng)中的權(quán)利要求之間存在單一的技術(shù)方案，而限制性要求更側(cè)重于減輕審查員的檢索和審查負(fù)擔(dān)。在美國(guó)審查實(shí)踐中，1）當(dāng)權(quán)利要求中描述了兩項(xiàng)或多項(xiàng)獨(dú)立或不同的發(fā)明，并且2）若不進(jìn)行限制，審查員將面臨嚴(yán)重的檢索負(fù)擔(dān)和/或?qū)彶樨?fù)擔(dān)，審查員就可以發(fā)出RR。

　　美國(guó)的限制性要求往往會(huì)讓熟悉單一性的非美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師或申請(qǐng)人感到困惑。在中國(guó)或歐洲申請(qǐng)中，如果多個(gè)權(quán)利要求與現(xiàn)有技術(shù)相比具有“特定技術(shù)特征”，則認(rèn)為這些權(quán)利要求屬于同一發(fā)明，具有單一性。然而，實(shí)踐中，在中國(guó)、歐洲或PCT申請(qǐng)中沒(méi)有單一性問(wèn)題的權(quán)利要求，可能會(huì)在美國(guó)專利審查過(guò)程中遭遇RR審查意見(jiàn)。例如，在中國(guó)專利審查中，產(chǎn)品及其制備方法通常被認(rèn)為具有技術(shù)相關(guān)性，只要產(chǎn)品權(quán)利要求具有創(chuàng)造性，則其與該產(chǎn)品制備方法的權(quán)利要求通常被認(rèn)為具有單一性。但是，在美國(guó)專利審查中，如果該產(chǎn)品制備方法可以用于制造“實(shí)質(zhì)上不同的產(chǎn)品”或者該產(chǎn)品可以通過(guò)另一“實(shí)質(zhì)上不同的方法”來(lái)制造，則認(rèn)為兩者是不同的發(fā)明（MPEP 806.05(f)）。對(duì)于相互排斥的子類，如果一個(gè)專利申請(qǐng)包括了兩個(gè)或多個(gè)子類（每個(gè)子類通常對(duì)應(yīng)于不同的實(shí)施例或附圖），且這些子類之間相互排斥，則美國(guó)審查員可以發(fā)出RR（MPEP 806.04(f)）。

　　三、限制性要求的答復(fù)及法律后果

　　申請(qǐng)人需在RR發(fā)文日起2個(gè)月內(nèi)做出答復(fù)。即使申請(qǐng)人認(rèn)為審查員的RR意見(jiàn)毫無(wú)道理，也不能不做出選擇。針對(duì)RR意見(jiàn)，申請(qǐng)人在答復(fù)中可以在做出選擇的同時(shí)指出審查員的RR意見(jiàn)不夠準(zhǔn)確（with traverse）。

　　MPEP § 803 規(guī)定“If the search and examination of all the claims in an application can be made without serious burden, the examiner must examine them on the merits, even though they include claims to independent or distinct inventions”，即，如果可以在沒(méi)有嚴(yán)重負(fù)擔(dān)的情況下對(duì)申請(qǐng)中的所有權(quán)利要求進(jìn)行檢索和審查，則審查員必須根據(jù)案情對(duì)其進(jìn)行審查，即使它們包括獨(dú)立或不同發(fā)明的權(quán)利要求。如果申請(qǐng)人對(duì)RR的回復(fù)是帶有爭(zhēng)辯的（with traverse），該爭(zhēng)辯可以保留未來(lái)對(duì)RR進(jìn)行申訴的權(quán)利，且審查員需要對(duì)該爭(zhēng)辯做出回應(yīng)。這樣的回應(yīng)可能是審查員同意撤回RR，然而，更可能的是審查員發(fā)出Final RR，維持前次的RR意見(jiàn)，審查員通常在Final RR中僅對(duì)RR的理由稍作調(diào)整。

　　例如，筆者遇到的一個(gè)案例，審查員針對(duì)如下權(quán)利要求發(fā)出了RR意見(jiàn)：

　　“1、一種紫外LED器件，其特征在于，包括：

　　上表面和下表面分別設(shè)置有焊盤的基板；

　　紫外LED芯片；

　　連接所述紫外LED芯片與位于所述上表面的所述焊盤的芯片固定部；

　　位于所述焊盤的上表面且在所述芯片固定部外側(cè)的反射介質(zhì)層；

　　與所述基板相連的杯罩式透鏡，與所述基板形成容納所述紫外LED芯片的腔體。

　　2、如權(quán)利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，所述反射介質(zhì)層為鋁介質(zhì)層或特氟龍介質(zhì)層。

　　3、如權(quán)利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，所述杯罩式透鏡為球形杯罩式透鏡。

　　4、如權(quán)利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，當(dāng)所述紫外LED芯片為正裝芯片時(shí)，還包括：

　　用于連接所述紫外LED芯片和位于所述基板的所述上表面的所述焊盤的導(dǎo)線。

　　5、如權(quán)利要求4所述的紫外LED器件，其特征在于，所述導(dǎo)線為金線。

　　6、如權(quán)利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，所述基板為氮化鋁陶瓷基板或者氧化鋁陶瓷基板。

　　7、如權(quán)利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，所述腔體中填充有氮?dú)饣蛘叨栊詺怏w。

　　8、如權(quán)利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，所述杯罩式透鏡為石英玻璃杯罩式透鏡。

　　9、如權(quán)利要求1所述的紫外LED器件，其特征在于，還包括：

　　位于所述基板的上表面且在所述焊盤四周的第一共晶焊接層；

　　與所述第一共晶焊接層共晶連接的支架，且所述支架的內(nèi)表面分布有所述反射介質(zhì)層；

　　位于所述支架的上表面的第二共晶焊接層；

　　相應(yīng)的，所述杯罩式透鏡為板狀透鏡，所述板狀透鏡與所述第二共晶焊接層共晶連接。

　　10、如權(quán)利要求9所述的紫外LED器件，其特征在于，所述板狀透鏡為JGS2玻璃透鏡。”

　　審查員在RR中將權(quán)利要求分為3個(gè)子類，并要求申請(qǐng)人進(jìn)行選擇。

　　Species 1（權(quán)3）：涉及杯罩式透鏡的類型；

　　Species 2（權(quán)4-5）：涉及紫外LED芯片為正裝結(jié)構(gòu)時(shí)的結(jié)構(gòu)特征；

　　Species 3（權(quán)9-10）：涉及特征“位于所述基板的上表面且在所述焊盤四周的第一共晶焊接層；與所述第一共晶焊接層共晶連接的支架，且所述支架的內(nèi)表面分布有所述高反射介質(zhì)層；位于所述支架的上表面的第二共晶焊接層......”。

　　申請(qǐng)人在答復(fù)中做出了選擇并同時(shí)陳述了反對(duì)該RR意見(jiàn)的理由：權(quán)1-10的方案并未增加審查員的檢索負(fù)擔(dān)，應(yīng)當(dāng)一并審查。然而，審查員在下次OA中僅做出了以下籠統(tǒng)的答復(fù)：

　　可見(jiàn)，美國(guó)審查員在限制性要求上被賦予了廣泛的自由裁量權(quán)，審查員可能出于增加收入的動(dòng)機(jī)或?yàn)榱藴p少工作量而發(fā)出限制性要求。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，不同審查員以及美國(guó)專利商標(biāo)局的不同部門之間的RR意見(jiàn)的發(fā)布存在很大差異。

　　對(duì)于申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，一旦做出選擇，就不能將審查轉(zhuǎn)移到另一項(xiàng)發(fā)明上。這意味著，如果在審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)所選的發(fā)明屬于現(xiàn)有技術(shù)，申請(qǐng)人通常需要提交新的分案申請(qǐng)來(lái)保護(hù)未選中的發(fā)明。因此，在做出選擇時(shí)，申請(qǐng)人除了考慮哪一項(xiàng)發(fā)明與其商業(yè)產(chǎn)品最相關(guān)、哪一項(xiàng)發(fā)明授權(quán)的可能性更高，還應(yīng)考慮每項(xiàng)發(fā)明的權(quán)利要求的數(shù)量以及說(shuō)明書和附圖中相關(guān)披露的程度。如果在審查過(guò)程中需要修改權(quán)利要求，那么擁有更多權(quán)利要求和披露內(nèi)容的發(fā)明具有更高的修改靈活度。對(duì)于設(shè)備和方法權(quán)利要求之間的限制性要求，選擇設(shè)備權(quán)利要求通常更加可取，這是因?yàn)槿绻O(shè)備權(quán)利要求被選中并批準(zhǔn)，則未選中的方法權(quán)利要求有可能通過(guò)重新加入的方式獲得批準(zhǔn)，但是，如果方法權(quán)利要求被選中并批準(zhǔn)，通常不允許將設(shè)備權(quán)利要求重新加入。

　　在收到對(duì)限制性要求的答復(fù)后，審查員將僅針對(duì)被選中的權(quán)利要求檢索現(xiàn)有技術(shù)，并在未來(lái)發(fā)出NON-FINAL OA。未選中的權(quán)利要求如果沒(méi)有被取消（Canceled），將被撤回（withdrawn），審查員不會(huì)對(duì)其進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查。申請(qǐng)人可以通過(guò)修改權(quán)利要求和進(jìn)行意見(jiàn)陳述來(lái)回應(yīng)該NON-FINAL OA。值得注意的是，申請(qǐng)人被禁止在修改權(quán)利要求時(shí)在選中的發(fā)明中添加未選中的權(quán)利要求的特征。如果最終該申請(qǐng)獲得授權(quán)，則處于撤回狀態(tài)的、依賴于可授權(quán)權(quán)利要求的權(quán)利要求可以被重新加入，即也能獲得批準(zhǔn)。為了保留重新加入的權(quán)利，申請(qǐng)人在審查過(guò)程中應(yīng)同步修改未選中的權(quán)利要求。

　　對(duì)于未選中的發(fā)明，申請(qǐng)人可以在母案申請(qǐng)審理過(guò)程中的任何時(shí)間提交分案申請(qǐng)或繼續(xù)申請(qǐng)。這類申請(qǐng)將享有母案申請(qǐng)的申請(qǐng)日。只要當(dāng)前申請(qǐng)仍在審理中，就可以推遲分案申請(qǐng)的提出，這使得未選中的權(quán)利要求有機(jī)會(huì)被重新加入，并能避免重復(fù)授權(quán)。

　　此外， MPEP §818.01(c)規(guī)定，申請(qǐng)人在收到Final RR后，還可以向美國(guó)專利商標(biāo)局提出申訴（petition），該申訴可以推遲到被選中發(fā)明的Final OA或獲得批準(zhǔn)之后進(jìn)行。然而，盡管可以針對(duì)限制性要求提交申訴，但美國(guó)沒(méi)有針對(duì)限制性要求的司法審查，該申訴最終是由美國(guó)專利商標(biāo)局的另一名官員決定，而不是由法官最終決定。這樣的申訴通常不值得申請(qǐng)人付出律師費(fèi)等成本，因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)踐來(lái)看，成功的概率非常低。

　　參考資料：

　　【1】Manual of Patent Examining Procedure (MPEP).